La mediazione obbligatoria entra nel tribunale delle imprese

Nota ad Ordinanza emessa dal Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa – Natura reale dell’azione di nullità e contraffazione del marchio – esperimento del tentativo di mediazione – condizione di procedibilità dell’azione.

 

Nell’ambito di una controversia per violazione e contraffazione di marchio incardinata dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa – le parti attrici, una società di diritto estero dante leonardie l’altra di diritto italiano, rispettivamente titolare e licenziataria di un noto marchio del settore food&beverage registrato in Italia ed in ambito comunitario, convenivano in giudizio una società di diritto italiano titolare di altro marchio nazionale registrato nella medesima classe di prodotto. Il Giudice, alla prima udienza, sulla base di un costante e tradizionale orientamento della Suprema Corte (Cass. Sent nn. 9617/1998, 13592/1999, n. Cass.n.  6193/2008) secondo il quale l’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale, rilevava, nel caso di specie, il mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione – che è condizione di procedibilità dell’azione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 28/2010 –  ed invitava, di conseguenza, le parti all’attivazione della procedura nei termini di legge.

La natura reale dell’azione di contraffazione è stata confermata di recente dalla I Sez. della Suprema Corte di Cassazione: in una pronuncia basata sulla interpretazione delle disposizioni del Codice della Proprietà Industriale, ha statuito che “secondo quanto prevede l’art. 20 del D.Lgs. n. 30 del 2005  i diritti del titolareannabella cazzolla del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio e di vietare dunque ai terzi di usare nell’attività economica segni identici o simili al marchio registrato. Costituisce contraffazione l’uso di un marchio da parte di chi non vi sia legittimato. E secondo la giurisprudenza di questa corte, l’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall’accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale (Sent. Cass. civile, sez. I, 10/11/2015 n. 22952). Anche il Tribunale di Bari (Sent. n. 4525/2015), in una controversia in ambito di nullità e contraffazione di marchio, ha affermato che l’attività illecita, consistente nell’appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente, può essere da quest’ultimo dedotta a fondamento di un’azione reale. In considerazione di quanto innanzi, attesa la tutela riservata al titolare del marchio del diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi – e questo a prescindere dall’accertamento della  effettiva confondibilità tra i prodotti, il cui accertamento è rimesso al giudizio per concorrenza sleale –  appare pacifico che l’azione di nullità e contraffazione del marchio rientri nell’alveo delle materie per le quali l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità per l’azione, nel caso di specie nei “diritti reali”.

Avv. Dante Leonardi – Avv. Annabella Cazzolla 

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